В последнее время к нам часто обращаются предприниматели-продавцы на маркетплейсах либо владельцы интернет-магазинов, к которым поступают претензии от правообладателей товарных знаков с требованиями о прекращении использования последнего, уничтожении товара и выплаты значительной денежной компенсации.
С примерами таких претензий вы можете ознакомиться ниже:
Правообладатели требуют прекратить использовать их товарный знак, уничтожить товар, на который нанесён данный знак, и выплатить значительную денежную компенсацию.
Законны ли подобные претензии?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберём несколько ситуаций из нашей практики.
| 1 | Представьте, вы увидели где-то классную идею, товарный знак, бренд, позаимствовали их, может быть чуть-чуть переработали, но суть оставили прежней и начали продавать товар, используя этот позаимствованный товарный знак. В таком случае, разумеется, правообладатель вправе предъявить вам претензию, если он ранее произвёл регистрацию данного товарного знака, зафиксировал допущенные вами нарушения и обосновал размер взыскиваемой компенсации. |
| 2 | Вы уже давным-давно придумали название своей фирмы или товара, разработали логотип, которые используете для осуществления своей деятельности, но не зарегистрировали их. Просто развивали свой продукт, заработали определенную деловую репутацию для собственного бренда. Но внезапно выясняется, что кто-то другой зарегистрировал идентичный товарный знак и теперь требует от вас прекратить его использование. В таком случае вы можете оспорить правомерность регистрации ТЗ, подав соответствующее обращение в ФИПС (Федеральный Институт Промышленной собственности). Для победы в подобном деле нужно будет доказать, что вы начали работать под данным брендом раньше конкурента. |
| 3 | Вы не придумывали никакой новый бренд, а закупали импортные товары под неизвестным в России брендом. Например, спортивный инвентарь бренда 你好 у китайской фабрики, на которой также закупают товар ваши конкуренты. В один прекрасный момент конкуренты регистрируют товарный знак 你好 и требуют от вас прекратить его использование. В таком случае речь идёт о недобросовестной конкуренции. Для урегулирования данного вопроса вам необходимо обращаться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу. |
| 4 | Вы спокойно работаете под своим брендом, вам приходит претензия правообладателя, притом его товарный знак очень отдалённо напоминает ваш, либо не зарегистрирован должным образом, либо правообладатель работает в совершенно другой сфере. Например, торгует электронными сигаретами под наименованием «Парыч», а вы продаете модульные бани под наименованием «Жар Парыч». В таком случае требования правообладателя незаконны, так как нарушением является только использование товарного знака на продукции одного класса товаров или услуг. |
Итак, исходя из вышеизложенных ситуаций очевидно, что универсального ответа на вопрос «законны ли требования праовобладателя?» нет. Каждый такой случай нужно оценивать индивидуально.
Что делать, если получил претензию по товарному знаку?
ервый шаг универсален: проанализировать законность и обоснованность претензии самостоятельно при наличии необходимых знаний и навыков, либо проконсультироваться с юристом.
Дальнейшие действия зависят от того, насколько требования правообладателя законны и обоснованы.
Вариант 1. Если требования по товарному знаку законны, необходимо
- Немедленно удалить нарушения и зафиксировать это скриншотами и видеозаписью экрана. На фото и видео должно быть видно дату съёмки, а также адрес (доменное имя) сайта. Это может понадобиться на случай судебного разбирательства , чтобы доказать, что нарушения были быстро устранены.
- Проанализировать информацию о Правообладателе: подаёт ли он (и как часто) иски в суды, заинтересован ли он в получении компенсации, либо его основная цель — прекращение использования товарного знака.
- Оценить, насколько успешно он ведёт судебные споры. Исходя из вышеизложенного спланировать стратегию переговоров.
- Позвонить Правообладателю и провести с ним устные переговоры, договориться о подписании соглашений по приложенному формату. По возможности без выплаты компенсации, либо со снижением размера компенсации, указанной в претензии.
- Если достигнуть договоренностей не удалось, отслеживать сайты Арбитражных судов и почтовую корреспонденцию по адресу регистрации, чтобы не пропустить исковое заявление правообладателя.
- После получения искового заявления необходимо подготовить и подать в суд мотивированный отзыв на исковое заявление, а при назначении судебного заседания — явиться в суд с целью защиты своих прав. Основная цель Ответчика в такой категории споров — снизить размер компенсации. Иногда размер компенсации удаётся снизить в десятки раз.
Нужно ли что-то писать правообладателю?
Если по какой-то причине вы всё-таки хотите отправить официальный письменный ответ на претензию, то ни в коем случае прямо не признавайте факт нарушения. Просто укажите, что по состоянию на текущую дату нарушений нет.
Особо обращаем ваше внимание на то, что лучше воздержаться от какой-либо переписки с Правообладателем, ограничившись устными переговорами, по итогам которых заключить соглашение об урегулировании спора.
Вариант 2. Если требования незаконны, необходимо:
- Подготовить и направить правообладателю ответ на претензию. Содержание ответа зависит от того, по какому именно основанию оспаривается законность требований — недобросовестная конкуренция, разные классы МКТУ, временной приоритет появления вашего бренда над товарным знаком оппонента и так далее.
- Провести телефонные переговоры. Потребовать от оппонента отзыва претензии, обратив его внимание на то, что в противном случае вами будет подана жалоба в ФИПС (в случае возражений на законность регистрации товарного знака) или ФАС (в случае недобросовестной конкуренции).
- Если несмотря на предупреждения, отзыва претензии не последовало — необходимо подготовить пакет документов и подать в компетентный государственный орган.
- Также отслеживать сайты судов и почтовую корреспонденцию по адресу регистрации, чтобы не пропустить исковое заявление правообладателя. При поступлении иска направить в суд мотивированный отзыв, а при назначении судебного заседания — явиться в суд с целью защиты своих прав.
